Il marchio: cos’è? a cosa serve? come si utilizza? Scopriamo insieme le caratteristiche di questo utile strumento e i numerosi vantaggi della sua registrazione.
IL MARCHIO E LA SUA FUNZIONE
La funzione essenziale del marchio è quella di indicare l’origine imprenditoriale di un prodotto o servizio. Il marchio, in sostanza, comunica al consumatore il collegamento esistente tra il prodotto o il servizio e l’azienda titolare. Oltre a questa funzione “distintiva”, il marchio può anche servire ad indicare la specifica qualità o le caratteristiche di un prodotto o servizio sul mercato; può avere una funzione “pubblicitaria” dell’immagine dell’azienda e anche quella di promozione della reputazione ed attrattiva dell’azienda stessa.
Premettiamo che molto spesso si fa confusione tra marchio e logo, concetti che invece sono distinti in quanto:
- il marchio è un segno distintivo composto da elementi visivi e testuali che serve per identificare un’azienda, i suoi prodotti o i servizi resi, rendendola facilmente riconoscibile e distinguibile rispetto ad altre. Rappresenta, dunque, un elemento fondamentale dell’immagine aziendale;
- il logo è l’abbreviazione di “logotipo”, ossia la rappresentazione grafica del nome di un prodotto, di un’azienda o di un servizio, che può essere accompagnato anche da altri elementi, come un simbolo (pittogramma) ed il “payoff”, ossia una breve frase che accompagna il nome (ad esempio “just do it”). ll logo è uno degli elementi che possono essere registrati come marchio.
Andiamo ora ad illustrare quali sono gli elementi indispensabili affinché il marchio possa essere validamente ed efficacemente registrato.
A norma dell’art. 7 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10/02/2005, n. 30), come modificato dal D.Lgs. n. 15/2019 (sinteticamente “CPI”) possono essere registrati tutti i segni che siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’azienda da quelli di altre e che possano essere rappresentati “nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”.
Il titolare di un marchio, grazie alla registrazione, ha sullo stesso un diritto di esclusiva, in virtù del quale quel prodotto o servizio coperto dal marchio non può essere utilizzato da terzi se non con il consenso del titolare medesimo (art. 14 comma 1 del CPI e art. 2569 cod. civ.).
Il CPI prevede quali requisiti essenziali del marchio, per poter essere validamente registrato quelli della novità, della capacità distintiva, della liceità e della verità.
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Il requisito della Novità
Questo requisito consiste nell’originalità del marchio ed è disciplinato dall’art. 12 del CPI.
Non possono costituire oggetto di registrazione segni che non sono nuovi, il che si verifica qualora siano già presenti sul mercato segni identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali si chiede la registrazione.
In sostanza un marchio per essere valido deve essere nuovo rispetto agli altri, per non creare confusione.
La disciplina chiarisce quali sono i casi in cui il marchio non ha il requisito della novità; questi casi variano a seconda che si tratti di marchi “ordinari” o marchi “celebri”.
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Il Carattere Distintivo del marchio
Il carattere distintivo del marchio consente di identificare il prodotto o il servizio, per il quale è chiesta la registrazione, come riferibile al suo titolare. E’ ciò che rende unico e non confondibile il marchio agli occhi del pubblico e dei consumatori. Su questo carattere verte la maggior parte del contenzioso e delle dispute dottrinali e giurisprudenziali in materia.
L’art. 13 del CPI stabilisce, in sintesi, che un marchio non può consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (ad esempio: “super”); o essere costituito esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o descrittive (ad esempio “espresso” per macchine da caffè).
Un’unica eccezione è costituita dall’ipotesi in cui il segno, prima della domanda di registrazione, abbia acquistato carattere distintivo.
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Il requisito della Liceità
L’art. 14, comma 1, CPI dispone che il marchio non deve contenere:
– segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
– segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
In aggiunta alle ipotesi di illiceità sopra menzionate il predetto articolo ne prevede altre.
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Il requisito della Verità
Il marchio non deve contenere segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (art. 14, comma 1, lett. b, CPI).
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La mancanza di uno dei menzionati requisiti comporta la nullità del marchio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del CPI, anche solo per parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato (art. 27 del CPI) e salvo due eccezioni:
- l’istituto della convalida del marchio (art. 28 del CPI), che si realizza quando il richiedente la registrazione era in buona fede ed il titolare del marchio anteriore ne abbia tollerato l’uso per 5 anni;
- quando, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, il marchio abbia acquistato capacità distintiva prima che venga proposta la domanda o l’eccezione di nullità (art. 13 del CPI – cd. “preuso” ex artt. 2569 e 2571 cod. civ.).
I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
La registrazione del marchio d’impresa assicura numerosi ed importanti vantaggi.
Vediamone alcuni:
- tutela del valore commerciale del prodotto e/o del servizio: consente una migliore e più efficace tutela del valore commerciale del prodotto o servizio sul quale l’imprenditore ha investito; il titolare del marchio registrato acquista infatti un diritto di esclusiva o di monopolio sull’utilizzo di un determinato segno per prodotti o servizi specifici, impedendo a terzi di appropriarsene o usare segni identici o simili nel medesimo ambito commerciale, con conseguente legittimazione ad opporsi a domande di registrazione di marchi che possano risultare in conflitto;
- tutela contro la concorrenza e la contraffazione: consente al titolare una tutela più agevole contro terzi che utilizzino segni concorrenti sul mercato che potrebbero ingenerare confusione nei consumatori o danneggiare la reputazione del titolare stesso.
- un marchio registrato costituisce un titolo che può essere ex se commercializzato, ceduto o dato in licenza ad altri soggetti; può costituire anche un’importante fonte di reddito attraverso le royalties, che, se correttamente modulate, possono essere utilizzate come strumento di tax planning e per l’ottimizzazione del carico fiscale.
In definitiva, dunque, un marchio registrato gode di una presunzione assoluta di titolarità del diritto e di una protezione più estesa ed efficace, mentre un c.d. “marchio di fatto” lascia il titolare più esposto alla concorrenza con conseguenti maggiori rischi per l’attività d’impresa.
Prima di procedere con il deposito di una domanda di registrazione di marchio ti consigliamo in ogni caso di richiedere un parere di registrabilità del marchio e svolgere una ricerca dell’anteriorità per individuare le scelte più opportune, rispetto ai requisiti della novità e della capacità distintiva del marchio, o i possibili rischi e limiti dell’utilizzo del marchio stesso.
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